发布时间 : 星期二 文章上海市律师协会《律师提供商标法律服务业务操作指引》.doc更新完毕开始阅读
人的诉讼权利小于独占使用的被许可人，作为该注册商标的利害关系人，在发现侵权行为时，可以单独或与商标权人一起请求工商行政管理部门处理，或者与商标权人共同起诉，但只有在商标权人不起诉的情况下，才能单独向人民法院提起诉讼。
3.2.1.3普通使用许可
商标权的排他使用许可，普通使用许可，是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，许可他人使用其注册商标，并可自行使用该注册商标和许可他人使用其注册商标。商标的普通使用许可在合同授权范围内可能存在多个被许可人，普通使用许可的被许可人，不能排斥商标权人以及其他被许可人以合同约定的方式在合同约定的期间和地域范围内使用该注册商标。普通使用许可的被许可人作为该注册商标的利害关系人，在发现侵权行为时，可以单独或与商标权人一起请求工商行政管理部门处理，但只有在经商标权人明确授权时，才能向人民法院提起诉讼。
3.2.2商标使用许可合同的签订
商标使用许可是基于当事人意思自治，双方可以在合法的前提下，自由协商合同的内容。律师在起草商标许可使用合同时，可以注意下列因素：
①主体条款，包括双方当事人的名称、地址等内容。 ②使用许可的注册商标，包括其注册证编号。
③授权范围，包括使用许可该注册商标的方式，在哪些商品或服务上许可使用该注册商标，使用许可的期限，使用许可的地域范围等等。
④许可费，包括许可费用的计算方式和支付方式等。 ⑤商品质量保证和监督条款。 ⑥合同到期后的存货处理。 ⑦侵权、违约、争议解决。
⑧特别授权条款，即是否允许被许可人许可第三方使用合同项下的注册商标等问题。 3.2.3 商标使用许可合同的备案
商标使用许可合同的备案可以由商标代理组织进行，也可以由当事人自己进行。在客户选择自己进行合同备案时，律师可以指导客户下列问题：
3.2.3.1备案的程序
商标使用许可合同签订后，许可人和被许可人应当在许可合同签订之日起3个月内，将该许可合同副本交送其所在地县级工商行政管理机关存查；同时，许可人须将该许可合同报送商标局备案，并由商标局予以公告。
3.2.3.2备案的效力
商标使用许可合同的备案不是合同成立的生效要件。一般来说，商标使用许可合同签订后即生效，除非合同约定备案为许可合同的生效条件，不必报经商标局批准。《商标法》规定注册商标使用许可合同“应当备案”，只是出于对注册商标使用的管理和监督。根据2002年《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十九条的规定，商标使用许可合同未经备案的，不影响该许可合同的效力，除非当事人另有约定；商标使用许可合
同未在商标局备案的，不得对抗善意第三人。
3.3 指导客户进行商标转让 3.3.1商标转让概述
商标权的转让是指注册商标所有人在法律允许的范围内，通过合同将其注册商标转移给他人所有。
我国现行《商标法》第三十九条规定，转让注册商标的，转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请。受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。 转让注册商标经核准后，予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。
我国现行《商标法实施条例》第二十五条规定，转让注册商标的，转让人和受让人应当向商标局提交转让注册商标申请书。转让注册商标申请手续由受让人办理。商标局核准转让注册商标申请后，发给受让人相应证明，并予以公告。转让注册商标的，商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让；未一并转让的，由商标局通知其限期改正；期满不改正的，视为放弃转让该注册商标的申请，商标局应当书面通知申请人。对可能产生误认、混淆或者其他不良影响的转让注册商标申请，商标局不予核准，书面通知申请人并说明理由。
3.3.2商标转让合同的签订
根据《商标法》第三十九条的规定，转让注册商标，转让人和受让人应当签订转让协议。商标法没有明确规定商标转让协议的形式，但由于商标转让需经核准，所以商标权转让应签订书面合同。律师在起草商标转让合同时，应注意商标转让合同须包括下列因素：
①被转让商标的图样、商标注册号、商标的有效期； ②转让费的计算与交付；
③有无必须一并转让的商标，根据《商标法实施条例》第二十五条的规定，转让注册商标的，商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让；
④受让人应当保证使用该注册商标的商品质量； ⑤违约责任承担以及争议解决等内容。 3.3.2商标转让合同核准程序
商标转让合同签订后，未经商标局核准，并不生效。商标转让合同的申请核准可以由商标代理组织进行，也可以由当事人自己进行。在客户选择自己进行申请核准时，律师可以指导客户下注意下列环节：
3.3.2.1商标权转让的申请
转让注册商标的转让人和受让人签订转让协议后，应共同向商标局提出申请。在实践中，申请商标转让应提交的文件主要有：
①转让人和受让人共同签章的《转让注册商标申请书》。因为商标法规定商标权转让必须由
转让人和受让人共同提出申请，所以双方必须共同在《转让注册商标申请书》上签章。
②《商标注册证》的复印件，包括正反面。 ③转让人和受让人各自的营业执照复印件一份；如果是自然人，则提交身份证复印件各一份。 3.3.2.2商标权转让的核准与公告
收到注册商标转让申请后，如果该申请的形式要件符合要求，商标局会着重审查两点。一是审查有无存在必须一并转让的商标。如果有，但当事人未一并转让的，商标局会通知其限期改正；期满不改正的，视为放弃转让该注册商标的申请，商标局会书面通知申请人。二是审查该商标转让是否存在可能产生误认、混淆或者其他不良影响的情形。如果存在这种可能，商标局不予核准该申请，书面通知申请人并说明理由。
经审查通过后，商标局核准该转让注册商标申请，发给受让人相应证明，并予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权，成为新的商标权人。
3.4 指导客户进行商标行政维权
3.4.1向工商行政管理部门提出行政请求
根据《商标法实施条例》第五十一条的规定，如果客户发现自己的有人仿冒或假冒自己的商标或者其他侵犯其注册商标专用权的行为，律师可以指导客户向有关工商行政部门提出行政请求：
3.4.1.1指导和配合客户收集必要的侵权证据，包括合法取得侵权实物、确认侵权事实以及侵权人的联系地址等等。
3.4.1.2起草行政请求书，就侵权行为向工商行政管理部门进行投诉或者举报。 3.4.2向海关请求检查和扣留侵权嫌疑产品 如果发现假冒或仿冒产品有进口或出口，律师可以指导客户向海关请求检查和扣留侵权嫌疑产品。
3.4.2.1指导客户根据《知识产权海关保护条例》的规定就其注册商标向海关进行备案。 3.4.2.2指导和配合客户收集侵权证据，包括侵权嫌疑货物可能进出境的口岸、时间、运输工具等等。
3.4.2.3指导和配合客户向侵权嫌疑货物进出境地海关提出扣留侵权嫌疑货物的申请，并进行调查。
4. 商标诉讼案件代理 随着经济的迅速发展，有关商标权的纠纷越来越多，律师可以积极代理客户解决商标纠纷事务。
4.1 商标民事诉讼案件代理
4.1.1商标侵权纠纷诉讼案件代理 4.1.1.1作为原告代理人
当有客户因为自身商标被侵权而拟通过诉讼途径解决，律师若作为原告方代理人： 4.1.1.1.1了解案情，确定商标侵权类型。
根据《商标法》第五十二条的规定，下列行为属于商标侵权行为： ①未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的
商标的；
②销售侵犯注册商标专用权的商品的；
③伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的； ④未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的； ⑤给他人的注册商标专用权造成其他损害的。 根据《商标法实施条例》第五十条的规定，下列行为之一的，属于商标法第第五十二条第（五）项所称侵犯注册商标专用权的行为： ①在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的；
②故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的。
根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定，下列行为属于商标法第五十二条第（五）项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为：
①将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的；
②复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的；
③将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的。 4.1.1.1.2确定被告。 在商标侵权纠纷案件中，可能因为侵权商品的制造商和销售商往往不同一，会出现多个被告，原告对此有选择权。
4.1.1.1.3确认是否需要和解 律师根据对案情的判断，可以建议客户寻求和解来解决纠纷，和解可以在起诉前或者诉讼进程中的任一阶段进行。 4.1.1.1.4考查诉讼时效
知道或应该知道侵权行为之日起两年内，可以主张所有侵权损失。
知道或应该知道侵权行为之日起已过两年，可以主张起诉之日前两年内的损失。 4.1.1.1.5确定管辖法院。 级别管辖上，中级以上人民法院和最高人民法院指定的少数基层人民法院对一审商标案件具有管辖权。
地域管辖上，商标侵权纠纷案件，由侵权行为的实施地、侵权商品储藏地或者查封扣押地、被告住所地人民法院管辖。
如果存在多个被告，可以选择其中一个被告的侵权行为实施地人民法院管辖。 4.1.1.1.6必要时，可以向法院申请诉前停止侵犯注册商标专用权和申请财产保全。
如果原告方有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其注册商标专用权的行为，如不及时制止，将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。