发布时间 : 星期日 文章上海市律师协会《律师提供商标法律服务业务操作指引》.doc更新完毕开始阅读
4.1.1.1.7配合和指导客户收集证据，必要时，可以向法院申请诉前证据保全。
在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，原告方可以在起诉前向人民法院申请保全证据。
4.1.1.1.8起诉。
准备好起诉状和初步证据，向有管辖权的法院进行起诉。在起诉状中，律师可视具体情况，提出以下诉讼请求：停止侵害、消除影响、赔偿损失等等。起诉状和证据一般都围绕三块内容展开：
①权利证据，原告是商标权人，则应当提交证明其商标权真实有效的文件，包括商标注册证。如果原告不是商标权人而是利害关系人（被许可人或者商标财产权利的继承人），则应当提交注册商标使用许可合同、在商标局备案的材料及商标注册证复印件；未经备案的应当提交商标注册人的证明，或者证明其享有权利的其他证据。必要时，可以请求法院认定原告的商标已经处于驰名状态。
②被告侵权事实，包括证明被告使用的标识与原告的商标相同或相似、被控侵权产品、销售发票等证据。
③损害赔偿依据，确定侵犯商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支，如果侵权人因侵权所得利益或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的，原告可以直接在诉请中请求五十万元人民币的法定赔偿数额。
4.1.1.1.9在案件受理后，在举证期限内，可以根据被告方的答辩增加新的证据，此时如有必要也可以向法院申请证据保全。
4.1.1.1.10举证期限结束后，根据合议庭的安排，参加庭审。
4.1.1.1.11一审判决后，根据客户的要求，不服判决提起上诉或在判决生效后申请执行。 4.1.1.2作为被告代理人
4.1.1.2.1诉前被申请停止有关行为或被申请财产保全或证据保全。
如果客户在诉请碰到被申请停止有关行为或被申请财产保全或证据保全的情形，律师应指导客户配合法院相关执行活动的同时，申请查看申请人的相关情况，尤其是其权利证据、申请理由以及提供的担保等等。
4.1.1.2.2了解案情，确认是否需要寻求和解
如果客户被控侵犯他人商标权，律师可以代理客户应对诉讼。
根据原告的起诉状和证据，以及客户对情况的介绍，律师应具体分析案情，确认是否构成侵权或者侵权的程度，来决定是否建议客户寻求和解来解决纠纷，和解可以诉讼进程中的任一阶段进行。
4.1.1.2.3答辩
如果客户确定应诉，律师应针对原告的诉请和证据相应地准备答辩理由和证据。商标诉讼不
侵权答辩要点一般有：
①被告使用的标识具有合法来源；
②质疑原告的商标权的正当性，包括反驳原告商标为驰名商标，必要时可以建议客户向商标评审委员会提出撤销原告的注册商标，但是目前商标评审程序所需时间较长。
③双方的标识不相同亦不近似；
④双方的商品或服务不相同亦不类似；
⑤损害不存在、数额计算没有依据或者法定赔偿不合理等等。
律师可以在答辩期间向法院递交书面的答辩状，也可以在开庭时进行口头答辩。 4.1.1.2.4针对答辩要点，律师尽可能收集相应的证据。 4.1.1.2.5举证期限结束后，根据合议庭的安排，参加庭审。
4.1.1.2.6一审判决后，根据客户的要求，不服判决提起上诉或服从一审判决，在判决生效后就判决执行过程中亦可以寻求和解。 4.1.2商标权合同纠纷案件代理
商标权合同纠纷主要是基于商标权使用许可合同或商标权转让合同而产生的纠纷。 4.1.2.1选择仲裁还是向人民法院起诉
商标权使用许可合同或商标权转让合同一般会约定争议解决条款，如果该约定有效，则根据约定的争议解决方式申请仲裁或者向人民法院起诉。
如果向人民法院起诉，对商标权合同纠纷案件有管辖权的法院包括被告住所的或合同履行地人民法院管辖。
如果合同双方同意，可以协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院作为受理案件的一审法院。
4.1.2.2律师作为商标权合同纠纷案件原告方或被告方的代理人，应仔细研究合同本身，就合同本身及各条款的效力、合同的履行情况、违约情况等等因素作出详细的分析，具体过程可以参见前述的商标侵权纠纷诉讼案件代理。
4.1.3 商标权权属纠纷案件代理
在商标权转让或许可以及其他商标权转移等过程中，可能会发生商标权权属纠纷，除向有关商标主管机关提出行政请求外，就商标权权属纠纷，当事人可以直接向人民法院起诉。商标权权属纠纷诉讼属于民事确认之诉。
4.1.3.1商标权权属纠纷案件，由被告住所地人民法院管辖 4.1.3.2
律师作为商标权权属纠纷案件原告方或被告方的代理人，应具体分析案情，尤其是针对恶意变更商标注册登记信息，收集有效的权属证据，具体过程可以参见前述的商标侵权纠纷诉讼案件代理。根据人民法院的确权判决的结果，律师应指导和配合客户通过执行程序要求国家商标局协助变更商标注册登记信息。
4.2 商标行政诉讼案件代理 4.2.1商标行政诉讼案件的范围
商标行政诉讼案件主要可以分为两类：一是，对各级工商行政管理机关的具体行政行为提起行政诉讼的案件；二是不服商标评审委员会决定（包括裁定，下同）而提起行政诉讼的案件。
4.2.1.1普通商标行政诉讼案件的类型 根据商标法及其实施条例的规定，当事人对工商行政管理机关对下列行为处罚不服的，可以提起行政诉讼。
4.2.1.1.1使用商标的商标商品粗制滥造，以次充好，欺骗消费者的；
4.2.1.1.2国家规定必须使用注册商标的商品，没有使用注册商标在市场上销售的； 4.2.1.1.3未注册商标冒充注册商标使用的；
4.2.1.1.4使用的商标属于商标法第十条规定不得作为商标使用的文字、图形的； 4.2.1.1.5侵权注册商标专用权，工商行政管理机关责令停止侵权行为、罚款的； 4.2.1.1.6封存或者收缴商标标识等等。
4.2.1.2不服商标评审委员会决定而提起行政诉讼的案件主要有四类：
4.2.1.2.1对商标评审委员会就不服国家工商行政管理总局商标局驳回商标注册申请的决定而依据商标法第三十二条规定申请复审而作出的决定提起行政诉讼；
4.2.1.2.2对商标评审委员会就不服商标局的异议裁定而依据商标法第三十三条规定申请复审而作出的决定提起行政诉讼；
4.2.1.2.3对商标评审委员会就对已经注册的商标依据商标法第四十一条规定请求裁定撤销而作出的决定提起行政诉讼；
4.2.1.2.4对商标评审委员会就不服商标局依照商标法第四十一条第一款、第四十四条、第四十五条的规定作出撤销或者维持注册商标的决定而依据商标法第四十九条规定申请复审而作出的决定提起行政诉讼。
4.2.2诉讼时效和管辖法院 4.2.2.1
在普通商标行政诉讼案件，根据《行政诉讼法》的规定，向人民法院提起行政诉讼的，应当在知道作出具体行政行为之日起三个月内提出；不服复议决定提起行政诉讼的，应当在复议期满之日起十五日内提出。在普通商标行政诉讼案件中管辖法院的确定，由最初作出具体行政行为的工商行政管理机关所在地人民法院管辖。经复议的案件，复议机关改变原具体行政行为的，也可以由复议机关所在地人民法院管辖。对国家工商行政管理局及商标局的具体行政行为提起诉讼的案件，由其所在地人民法院管辖。
4.2.2.2根据商标法的规定，对商标评审委员会作出的决定或裁定不服的，可以在收到通知之日起三十日内提起行政诉讼。对商标评审委员会作出的决定或裁定不服而提起行政诉讼的案件中，被告是商标评审委员会，管辖法院为北京市第一中级人民法院。
4.2.3律师作为原告的代理人
4.2.2.1在普通商标行政诉讼案件中，原告对工商行政管理机关的具体行政行为不服的，律师
作为原告的代理人，可以根据具体的诉讼请求（撤销或部分撤销、重新作出具体行政行为）和事实根据向法院起诉。在诉讼过程中，必要时，原告可以向法院申请停止执行该具体行政行为。若对一审判决不服，可以向上一级人民法院提出上诉。
4.2.2.2对商标评审委员会作出的决定或裁定不服的,律师作为原告的代理人，向北京市第一中级人民法院起诉，针对商标评审的决定书，提出具体不服理由和相应的事实根据，请求法院撤销商标评审委员会作出的决定或裁定。对一审判决不服的，可以向北京市高级人民法院提出上诉。
4.2.4律师作为第三人的代理人
如果在商标评审案件中存在双方当事人，主要是商标异议复审、商标撤销或商标争议评审案件中，一方当事人对商标评审委员会作出的决定或裁定不服的，向北京市第一中级人民法院起诉后，另一方当事人则作为第三人参加诉讼。律师作为第三人的代理人，可以根据原告的起诉书，提出意见陈述，请求维持商标评审委员会作出的决定。对一审判决不服的，亦可向北京市高级人民法院提出上诉。
4.3 商标刑事诉讼案件代理 4.3.1罪名概述
4.3.1.1《中华人民共和国刑法》第二百一十三条，假冒注册商标罪。
4.3.1.2《中华人民共和国刑法》第二百一十四条，销售假冒注册商标的商品罪。
4.3.1.3《中华人民共和国刑法》第二百一十五条，非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪。
4.3.2商标犯罪认定时，应当注意的是：
4.3.2.1“假冒注册商标罪”必须是在同种商品上使用与注册商标相同的商标，同时必须达到“情节严重”；
4.3.2.2实施刑法第二百一十三条规定的假冒注册商标犯罪，又销售该假冒注册商标的商品，构成犯罪的，以假冒注册商标罪定罪处罚。
实施刑法第二百一十三条规定的假冒注册商标犯罪，又销售明知是他人的假冒注册商标的商品，构成犯罪的，应当实行数罪并罚； 4.3.3商标刑事案件的具体操作
作为假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪和非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪案件中被告的辩护人，律师可以注意以下几个方面的问题：
4.3.3.1原告的商标权存在瑕疵，具体要点参照商标侵权诉讼案件代理部分。 4.3.3.2控诉被告侵权的事实不清、证据不足或程序违法。 4.3.3.3犯罪构成要件不满足：
4.3.3.3.1不具备犯罪构成的主观要件。
“假冒注册商标罪”、“销售假冒注册商标的商品罪”和“非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪”的主观要件只能是故意，疏忽大意的过失或过于自信的过失都不能构成商标犯罪。
4.3.3.3.2不具备犯罪构成的客观要件。
①“假冒注册商标罪”的认定要件主要包括构成情节严重的“非法经营数额”的确定、“相同的商标”的认定、“使用”的认定等。
②“销售假冒注册商标的商品罪”认定要件主要包括销售金额“数额较大”和“数额巨大”的确定、“明知”的认定等。
③“非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪”认定要件主要包括“情节严重”和“情节特别严重”的认定等。
5 附则
本指引由上海市律师协会知识产权法律研究委员会起草，并非强制性或规范性规定，仅供律师在实际业务中参考。